广州宝芝林凉茶有限公司诉佛山市南海宏仁食品有限公司商标使用许可合同纠纷案

——商标使用许可合同的性质认定及类型辨析

编写人：陈文铂  赵 丽

【关 键 词】

商标使用许可普通许可 排他性许可

【裁判要点】

判断一个涉及商标使用权的合同是否属于商标使用许可合同，不能简单地以合同本身的称谓得出结论，而应在充分辨析商标使用许可合同与其相关的其他合同各自特点的基础上，根据涉案合同的实质性条款进行综合判断。商标使用许可合同与商业合作合同的根本区别在于商标许可人只收取固定金额的使用费，而商标作价合作方则必须承担经营风险；商标使用许可合同与特许经营合同的根本区别在于：前者的目的仅在于授权他人使用商标，而后者的目的则在于使被特许人形成统一的经营模式。

而商标转许可使用属于何种许可类型，一方面取决于商标使用许可合同本身对排他性及独占性的约定，另一方面也取决于商标转许可权人本身权限范围的大小，商标的转许可授权范围不能超越转许可权人本身的权利范围。

【相关法条】

《中华人民共和国商标法》第四十条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条。

【案例索引】

一审：广东省广州市南沙区人民法院（2013）穗南法知民初字第50号民事判决书（2013年8月14日）。

【基本案情】

原告（反诉被告）：广州宝芝林凉茶有限公司

被告（反诉原告）：佛山市南海宏仁食品有限公司

第三人：实达轩（佛山）饮料有限公司

原告诉称： 2011年3月7日与被告签订了《“宝芝林”合作合同》，合同约定由原告授权被告使用“宝芝林”品牌，被告负责生产产品并把关产品质量，双方合作期限为2011年3月至2017年3月；合同还约定了被告向原告支付品牌使用费和品牌使用费结算方式等事项以及其他相关事项。2011年3月11日，原被告双方在上述合作合同的基础上签订了《补充协议》，将合同第二条“合作事宜”中的第3款和第7款进行了修改，在合作时间方面，在维持原有期限的基础上约定了“被告保证本合作合同的合作时间至少一年，否则给原告补足人民币壹佰万元整”；在品牌使用费方面，修改为“被告保证在合同期内的的第一年至少生产100万箱饮料，并至少支付人民币壹佰万元每年给原告。如在合同期内第一年被告的生产没有达到100万箱，则被告补足人民币壹佰万元给原告；如有超出，则原告按应该收到的平均利润的50%计算，另外的平均利润的50%作为对被告的支持”。在合同签订后，在2011年3月至2012年3月间被告支付了原告品牌使用费21万元，至2012年5月为止已欠品牌使用费956666.66元。故请求判令：1、解除合同；2、被告支付至起诉时止品牌使用费人民币本金956666.66元，起诉之日至实际解除之日另计算；3、支付延期利息。

 被告反诉称：根据双方签订合作合同和补充协议，原告承诺被告独占许可使用涉案商标。在此期间，原告违反协议约定，再授权第三方使用“宝芝林”品牌生产相关产品，违反了独占性使用许可的约定。故请求法院判令：1.解除合作合同及补充协议；2.原告按照市场价格购买被告购买、生产的“宝芝林”品牌（饮料类产品）的相关材料、产品；3.原告赔偿被告损失269239元及利息；4.原告承担本诉及反诉的全部诉讼费用。

第三人述称：第三人是原告委托，2008年与原告签订加工生产合同，由原告下生产订单并提供原材料（包括罐、盖、纸箱、糖、草药），第三人根据原告的订单，按照原告提供的企业标准和工艺生产成品，该合同没有限期；第三人按每罐2.2毛的价格收取加工费，由原告支付；第三人根据原告的指示，将成品交给来提货的人，由于提货人有原告的人也有被告的人，因此到底交付给谁，第三人现在也不清楚；第三人提供广州市建筑检测研究院的报告证明产品符合该饮料生产标准，产品不存在质量问题，佛山市质监局对第三人进行检查和罚款不是因为质量问题，只是因为第三人没有备案的缘故。

经审理查明：原告经宝芝林商标注册人郑桂波许可，许可使用第32类商品/服务上的第992649号“宝芝林BAOZHILIN及图”商标，许可使用期限自2007年11月21日至2017年4月27日，许可方式为普通许可。同时，原告经授权可以以任何形式将许可商标许可第三方使用。以上事实有原告提交的《商标许可使用合同》证实。

2011年3月7日，原告与被告签订了《“宝芝林”合作合同》（以下简称《合作合同》），主要内容包括：“1.由原告授权“宝芝林”品牌（饮料类产品）给被告使用，被告全权负责对此品牌饮料类产品的生产和销售，以及售后的服务；2.合作时间为2011年3月至2017年3月（以“宝芝林”注册时间为准）；3.原告以借款的形式，借给被告人民币五十万元，作为合作的流动资金；4.生产和销售过程中，出现任何质量问题，由被告负责处理并承担全部责任；5.被告每生产一箱饮料，向原告支付人民币一元的品牌使用费；6.被告保证在合同期内至少生产100万箱饮料，并至少支付人民币壹佰万元给原告，如在合同期内被告的生产没有达到100万箱，则被告补足人民币壹佰万元给原告，如有超出，则按1元/箱的费用计算；7.双方同意每月底对账，每两个月（60天内）结算一次，被告在每个结算周期应付给不少于人民币壹拾五万元（150000）的品牌使用费给原告；8.原告将“宝芝林”原有的生产材料按原有进货价格交给被告，被告在收到此材料后三天内将货款付清给原告；9.合作任何一方没有履行本合同或违约，应向另一方赔偿全部损失。”

2011年3月11日，原被告双方经协商签订《补充协议》，主要内容包括：“1.合作时间2011年3月至2017年3月（以“宝芝林”品牌注册时间为准），被告保证合同的合作时间至少一年，否则给原告补足人民币壹佰万元整，一年后如因不可抗力的原因造成需要终止合同，任何一方需提前一个月书面通知对方，并获得对方的书面回复后方可终止本合同，否则作违约处理；2.被告保证在合同期内的第一年至少生产100万箱饮料，并至少支付人民币壹佰万元/年给原告，如在合同期内的第一年被告的生产没有达到100万箱，则被告补足人民币壹佰万元给原告，如有超出，则原告按应收到的平均利润的50%计算，另外的平均利润的50%作为对被告的支持；3.被告在生产的产品上，必须有注明是“广州宝芝林凉茶有限公司授权生产”或与被告“合作生产”的字样，因为品牌的授权人是原告公司；4.被告签约人需有被告法人的授权书，同时被告需提供被告公司的财务资料、银行资质证明资料登，经原告核实无误后，原告在7天内将第一批借款五十万元给被告。”

根据被告提供的证据并经原告确认，被告曾四次向原告支付品牌费，分别为2011年7月16日10万元、2011年12月31日1万元、2012年2月16日支付2万元、2012年3月26日3万元。2012年4月份至今，被告尚未继续支付品牌使用费。

2012年4月，原告委托第三人负责加工生产310ml*24规格铝罐“宝芝林”凉茶植物饮料，所有包装物料及原材料全部由委托方提供并运至第三人厂房。2012年3月31日由原告以支票形式先行预付3.5万元加工费，生产完毕后，2012年4月14日原告以现金形式支付加工费1万元。以上事实有第三人提供的情况说明书佐证并经原被告双方质证。  

【裁判结果】

广州市南沙区人民法院2013年8月14日作出（2013）穗南法知民初字第50号民事判决书：一、本判决生效之日起原告广州宝芝林凉茶有限公司与被告佛山市南海宏仁食品有限公司于2011年3月7日签订的《“宝芝林”合作合同》及2011年3月11日签订的《补充协议》予以解除；二、被告佛山市南海宏仁食品有限公司自本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州宝芝林凉茶有限公司支付79万元的品牌使用费；三、被告佛山市南海宏仁食品有限公司自本判决发生法律效力之日起十日内按照中国人民银行同期贷款利率向原告广州宝芝林凉茶有限公司支付79万元品牌使用费的利息，自2012年4月1日起计算至付清之日止；四、驳回原告广州宝芝林凉茶有限公司的其他诉讼请求；五、驳回反诉原告佛山市南海宏仁食品有限公司的其他诉讼请求。

    宣判后，原被告双方未上诉，该判决已发生法律效力。

【裁判理由】

法院生效判决认为：

一、关于合同性质及类型问题

根据原被告签订的《“宝芝林”合作合同》及《补充协议》，原告授权被告使用原告获得授权的“宝芝林”注册商标，被告向原告支付商标使用费，并约定原告监管“宝芝林”商标的运作，被告以其现有的设备生产出合格的产品，保证产品的质量。符合《中华人民共和国商标法》第四十条关于商标使用许可的规定，不是特许经营合同，特许经营合同是特许人将其拥有的经营资源许可被特许人使用，被特许人按照约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用的合同，特许经营合同是由知识产权、经营模式以及特许双方的监督、管理、支持、服务一系列关系和诸多要素构成的综合系统。与商标使用许可合同相比，特许经营合同涉及统一经营模式内容，特许人担负着更多的监督、管理、培训、技术支持等权利义务。而商标使用许可合同则更多的是涉及商标、许可时间、类型、范围及区域。原被告双方签订的合同仅仅是涉及到“宝芝林”商标的许可使用，并不涉及统一经营模式，原告方仅负责担保商标的有效性和完整性，并负责监管“宝芝林”商标的运作，防止对“宝芝林”商标产生不良影响，维护与提升“宝芝林”商标的影响力，此外，没有对被告有更多的监督、管理、培训和技术支持等权利义务。综上认定，虽然原被告双方签订的是合作合同，实质上是商标使用许可合同。据此，本院认定双方签订的合同的性质为商标使用许可合同。

关于该商标使用许可合同类型问题，在与“宝芝林”商标注册人郑桂波之间签订的商标使用许可合同中，原告是作为商标的被许可人，取得了普通许可的授权。至于原被告之间是何种使用许可问题，原告获得商标注册人的授权，可以以任何形式将许可商标许可第三方使用，根据原被告双方合同约定，原告授权被告生产和销售“宝芝林”商标产品（限大陆区域），被告则全权负责该品牌饮料类产品的生产、销售，以及售后服务。但原告并未把自己排除在商标使用的范围之外，因为合同约定生产的产品上必须注明“广州宝芝林凉茶有限公司授权生产”或“合作生产”，从原告提供的双方合作生产的实物包装也证实了实际上双方是这样履行的，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条关于商标使用许可类型的规定，被告在庭审中认为双方签订的合同是独占使用许可合同理由是不成立的。无论是从双方的合同约定来看，还是从双方实际履行合同来看，原告自始都没有把自己排除在商标使用范围外。根据合同的相对性，原告只可以许可一个被许可人使用，原告依照合同约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用。但这种排他性许可约定只适合合同双方当事人，不具有对抗案外人的效力，因为对第三人而言，原告的转授权范围不能超出其普通许可范围。

二、关于原告是否违约问题

关于原告委托第三人生产加工是否构成违约问题。根据被告提交的2012年4月1日生产的宝芝林（铝罐）凉茶实物及2012年4月1日宝芝林凉茶外包装纸箱外包装上的标识对比显示，二者的不同之处在于铝罐的包装上只显示原告使用该商标，无被告信息。根据前文所述，原告是有权使用该商标的，第三人只负责加工生产，并不违背合同约定。第三人庭审中称该批次饮料生产是接受原告的委托，由原告提供原料、空罐头和纸箱等材料，即罐头和纸箱上的产品信息都是在原告委托第三人之前就已经印制好的。参照产品罐头和纸箱上标注的信息，第三人只是标注了生产厂商名称。这种标注是否构成商标意义上的使用，本院认为，原告委托其加工生产，第三人负责收取加工费，并按照要求在产品上标明生产商，第三人的行为不构成商标意义上的使用。从产品标注位置和内容来看，均是履行产品生产者标示的标示义务，符合《产品质量法》的相关规定。不存在被告反诉所称的第三方使用“宝芝林”商标生产相关产品情况，无论是从产品包装上，还是从产品的控制上，商标使用人仍是原被告双方。更何况，从该批次产品的销售情况来看，原被告双方均参与了第三人工厂提货过程，被告更是负责整批产品的销售工作，这证明了被告对于原告委托第三人生产行为是知情的，也是认同的，被告也没有相关的往来款项证据证明是原告委托被告销售。因此可以认定，整个加工生产和销售是双方共同完成的，符合合作生产的协议约定，不存在原告违反约定，授权第三方使用“宝芝林”商标。故原告委托第三人生产加工“宝芝林”罐装凉茶行为不构成违约。

关于第三人生产产品质量问题是否构成违约的问题。第一，关于凉茶成分是否有质量问题，从第三人提供的由广州市质量监督检测研究院出具的《测试报告》看，根据抽样结果测试，产品色泽、滋味及气味、组织形态、杂质、可溶性固形物、铝铜铅含量等指标均满足Q/BZLL 04-2007标准要求，没有质量问题，不存在原告所称的原料、成分质量问题。第二，关于凉茶瓶罐是否有质量问题，由于被告提供的铝罐实物，未提供其来源，铝罐是否符合相关产品规定，被告未出具相关部门检测结果，亦未向法院申请鉴定，没有第三方公证，考虑到运输、仓储等外在因素的介入，本院对被告该项主张不予支持。第三，如前所论述，原被告共同参与第三人生产加工铝罐凉茶的过程，被告完全可以也可能对生产过程中的质量问题及时纠正，但未有证据表明被告提出异议，况且，根据《“宝芝林”合作合同》第二项第5条“如在生产和销售过程中，出现任何质量问题，由乙方负责处理并承担全部责任”，质量问题应按照合同约定由被告负责，所以被告反诉所称因质量问题构成违约的理由，本院不予支持。

综上，在合同签订后，原告依约履行了交付品牌使用的义务，委托第三人生产不构成违约，被告应依约支付品牌使用费。且原告是在合同第一年度后的2012年4月才开始涉及到委托第三人开始加工生产罐装凉茶，被告在涉及第一年度品牌费用支付问题上称原告方违约在先，在时间上与事实不符，本院不予支持。

【案例注解】

本案裁判的重点、亦是难点问题在于：首先，涉案合同的属性到底是技术合作合同、商标许可合同，还是特许经营合同；其次，在已经将涉案合同属性定位于商标许可合同的基础上，甄别该合同的许可类型是一般许可还是独占许可；最后，在明确商标许可的具体范围后，根据合同条款对合同双方是否构成违约做出最终判断。

一、属性判断——商标使用许可合同与商业合作合同、特许经营合同

商业合作合同与商标许可合同的最本质区别在于：在商业合作合同中，以商标使用权作为投资的合作一方应当根据合同规定参与合作，并承担相应的合作风险，即：其不能仅依据商标使用权价值获得固定的使用费，相反，其投资收益应当与合作生产、建设或经营的实际状况挂钩，并承担经营不善可能带来的责任和风险；而在商标使用许可合同中，许可人与被许可人没有生产、经营上的投资与合作关系，被许可人自负盈亏、自担风险，在许可期限内，无论其生产、经营状况如何，都必须严格按照许可协议规定的标准向许可人定期支付固定金额的许可使用费。

商标许可合同与特许经营合同则在缔约目的和预期效果上有根本区别：前者订立的目的仅限于授权被许可人支付对价后，在约定期限内按约定形式和范围使用注册商标；而后者的核心宗旨在于实现“统一经营”，即通过将各种经营资源整体授权，使被特许人的经营模式在经营外观及内在生产、管理上实现统一和标准化。因此，前者的主体内容集中于商标使用期限、授权范围、使用费标准等；而后者还包括了经营模式、经营场所装修风格、产品配方、加工流程、人员培训等各方面内容。前者的授权在合同约定期限内往往是一次性的，即一经授权，除应保证不因使用行为对注册商标的商誉造成不良损害外，许可人一般不能干涉被许可人的后续使用；而后者为保障经营模式统一，往往还需要特许人对被特许人进行长期的服务、培训和监督。

涉案合同的性质应当认定为商标许可合同，理由在于：首先，涉案合同不属于商业合作合同。本案中，涉案合同虽以合作合同命名，但依据合同条款，原告并不是以商标出资合作，而是将自己享有的商标使用权再许可被告使用，原被告之间并非共同经营共担风险，而是由被告按期向原告支付固定数额的商标使用许可费。其次，涉案合同亦不属于特许经营合同。特许经营的本质是一种经营模式，通过特许人对其各种经营资源的综合授权，使被特许人与特许人星辰统一的经营模式和外部特征。本案中，涉案合同的所有条款均围绕着商标使用展开，并未涉及任何有关经营模式、产品配方、人员管理及培训等内容，不符合特许经营合同的目的性要求。最后，涉案合同符合《商标法》第四十条关于商标使用许可合同的特征。合同文本中虽没有商标使用许可合同中惯用的商标标识、商标许可使用类型、许可范围等术语，但整个合同均是围绕商标使用展开，经梳理后不难发现，原被告双方的权利义务并未脱离商标使用许可这一核心命题，而商标使用许可合同中对许可人资质的要求（原告需负责担保商标的有效性和完整性），及有关商标、许可时间、类型、范围及区域等要素亦通过非正式的表述一一进行了明确约定。

二、许可类型——普通许可与排他性许可、独占性许可

商标使用许可根据授权使用范围，分为独占使用许可、排他使用许可、普通使用许可三种类型，三者的区别在于：第一，在约定的期限、地域和方式内，商标注册人是否有权再许可他人使用该注册商标；第二，在约定的期限、地域和方式内，商标注册人自己是否有权使用该注册商标。

我们认为，本案中的商标使用许可应属于普通许可，被告认为其根据《合作合同》所获得的商标使用许可为独占使用许可不能成立：

1.原告的转授权不能超越自身的权限范围。原告补充提交的《商标许可使用合同》第4条载明，原告与“宝芝林”商标注册人郑桂波间签订的商标使用许可类型为普通许可。按照转授权的一般原理，被授权人再次转授权的范围不能超越其自身依据原授权所获得的权利范围，否则即为超越权限。因此，本案原、被告之间的商标使用许可只能是普通许可。

2.原告对被告的授权并未排除其自身对涉案商标的使用。根据《合作合同》，原告授权被告生产和销售“宝芝林”商标产品，被告全权负责该品牌饮料类产品的生产、销售，以及售后服务。合同同时约定，被告生产的产品上必须注明“广州宝芝林凉茶有限公司授权生产”或“合作生产”字样。从双方合作生产的实物包装看，包括宝芝林罐装凉茶、宝芝林菊花蜜、宝芝林炫动力运动饮料等产品的外包装上均标明“广州宝芝林凉茶有限公司佛山市南海宏仁食品有限公司联合出品”。无论从合同文本本身，还是双方实际履行情况看，原告未将排除自身对商标的使用，被告在实际履行中也默认这一事实。

3.被告取得的授权并不具有完全的排他性，更不具有独占性。由于原告本身享有的商标使用为普通许可，其既不能排除商标注册人使用，也不能阻却商标注册人再许可第三人使用。《合作合同》中关于原告保证被告在大陆独占使用的约定，显然超过了原告的权限，对第三人不发生效力。因此，从涉案商标的实际使用状况看，被告获得的商标使用许可根本无法达到“在大陆范围内”完全排他使用的效力，更无法达到排除商标注册人以及原告本人使用的独占使用效力。

三、原告委托第三人生产加工是否构成违约

我们认为，原告委托第三人生产加工行为不构成违约。理由在于：第一，原被告间的商标许可使用合同并未排除原告自身使用。经比对，原告委托第三人生产的产品外包装与被告生产的产品外包装的不同之处仅在于，前者只显示原告的商标使用权信息，未标明被告的商标使用权，这并未违反原告依《合作合同》对被告的授权。第二，第三人标注生产商的行为不构成对涉案商标的实质使用。第三人接受原告委托，由原告提供原料、空罐头和纸箱等材料。产品及外包装上的产品信息均在接受原告委托前即已印制完毕，第三人仅附加标注了生产厂商名称。第三，从标注的位置及内容看，标注行为仅是履行产品生产者的标示义务，符合《产品质量法》的相关规定，不构成商标意义上的使用。第四，从第三人生产及交付的实际状况看，被告知晓并默示同意第三人的生产行为。原被告双方均曾对第三人产品提货，被告还负责整批产品的销售，这证明被告对原告委托第三人生产行为是知情且认同的，被告亦无证据证明是该批产品是由原告委托其销售。

  （一审合议庭成员：陈奕衡、陈文铂、吴树永）

（编写人：陈文铂、赵丽）