广州范氏电子科技有限公司与宁波康纳特电器有限公司商标使用许可合同案

——商标转让合同效力与商标权属变动的区分

编写人：张志荣、佘丽萍

 

关键词  商标权属变动 商标独占许可使用

裁判要点

商标法将以权利变动为目的的商标转让合同的成立与生效和作为合同标的物的商标权权属变动本身相独立，商标转让合同的成立与生效并不必然导致商标权权属的转移，当且仅当商标转让经核准后公告时，商标权权属才产生变动效力；反之，商标权权属未产生变动效力，不必然导致商标转让合同的无效。

商标转让的认定应探寻双方主体真实意思表示，综合双方行为认定其真实意思表示是将涉案商标转让给被告，而被告实际上也取得涉案商标的控制权。被告与案外人亦签订商标使用权许可协议，约定被告取得涉案商标独占许可使用权，随后被告授权原告使用涉案商标，并明确约定只能使用在被告提供的产品上，该授权未超出其取得的独占许可使用权范围，亦未侵犯案外人的合法权益。

相关法条

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款。

案件索引

一审：广州市南沙区人民法院（2014）穗南法知民初字第552号（2014年12月25日）。

基本案情

原告：广州范氏电子科技有限公司，诉请：1.被告承担原告的损失共计112200元；2.被告承担本案诉讼费用。

被告：宁波康纳特电器有限公司。

余姚市特浩电器有限公司是第9415454号“车管家CHEGUANJIA”注册商标的注册人，该商标核定使用商品为第7类，包括泵（机器）、抽气泵、空气压缩泵、阀（机器零件），有效期限自2012年10月14日至2022年10月13日。

2013年3月22日，余姚市特浩电器有限公司（甲方）与被告（乙方）签订注册商标转让合同，约定将第9415454号“车管家CHEGUANJIA”注册商标转让给被告，合同包括以下条款：一、本合同自双方签订之日起生效，合同签订之日起甲方停止使用该商标。二、商标转让申请的具体手续由乙方负责办理，转让手续费由乙方承担。甲方提供办理上述商标转让的一切文件及证件；并保证该等文件的真实、合法及有效性；该商标转让全过程中，甲方有义务提供该商标转让所需的一切资料。四、在本合同生效后，至国家商标局核准商标转让申请期间，乙方可以按独占许可使用形式使用该被转让商标，直至被转让商标申请被国家商标局核准为止。同日，双方签订《注册商标使用权许可协议》，明确约定被告使用第9415454号“车管家CHEGUANJIA”注册商标的形式为独占许可使用形式，使用期限为2013年3月23日至2022年10月13日。许可费为三万元（协议签订日一次性现金付清）。余姚市特浩电器有限公司将第9415454号“车管家CHEGUANJIA”注册商标的注册证原件交予被告持有，被告在庭审中出示了涉案商标注册证的原件。原、被告双方共同确认涉案的注册商标即第9415454号“车管家CHEGUANJIA”注册商标。2013年4月22日，国家工商行政管理总局商标局向被告出具转让申请受理通知书，已受理第9415454号注册商标的转让申请。

2013年3月14日，原告（需方）与被告（供方）签订车用气泵销售协议，约定如下：一、需方经销供方生产的车用充气泵。现经需方选择，暂定以下四款产品供需方销售，其产品型号和价格如下：1、TH-226每台价格为103元；2、TH-202每台价格为53元；3、TH-203每台价格为60元；4、TH-107每台价格为66元。以上四款产品价格不包含税费及运费，税费和运费均由需方承担。在合作进程中，如需方另选其他品种销售，其价格可另行商定。二、销售活动开始时，供方先行向需方铺底，以上四款产品每款300台，四款产品共1200台，总价为84600元。以后需方如需产品时，应提前十天告知供方准备货源，在特殊情况下可以延长或缩短。货款每批次清洁，款到发货。铺底货款待本合同期满以后或者终止本合同时结清所有货款。……五、需方在销售过程中，使用供方的车管家商标。供方以书面形式授权给需方使用。但车管家商标只能用于供方提供的产品上，不得移作他用。……八、本协议双方签字生效。2013年4月1日起执行，本协议终止时间为2014年3月30日。如继续合作，可另行签订协议。被告于2013年4月1日出具授权书，授权原告在全国范围内使用销售以车管家为商标的商品。

被告称根据合同约定，其向原告负责第一批铺底，发了TH-226、TH-202、TH-203三款产品，每款都是300台，是先由被告提供货物给原告，不用先付款，年底一起结算。TH-107型号产品被告当时没有这款产品，经与原告协商后就用其它产品（圆头气泵、轮胎气泵、三合一气泵予以替代，数量也是300台。但被告没有提交有效证件证明。原告确认被告向其提供TH-226型号产品300台，TH-202型号产品287台，TH-107型号产品没有货物，被告未提供其它产品替代。TH-203型号的产品有质量问题，原告将TH-203型号产品300台都退回给被告。原告提交了编号为NO2014803的广州昌记物流有限公司货运单证明其因产品质量问题退货的事实，该货运单记载的日期为2013年6月20日，收货单位写着“浙江宁波余姚”，托运单位写着“广州范氏电子科技”，数量26件，名称为汽配，被告确认其只收到170台，并否认是因产品质量问题退货。原告亦未提交其它证据证明其上述主张的产品质量问题。原告确认其在销售涉案注册商标商品过程中，并未因为商标的权属问题与第三人产生纠纷。

裁判结果

广州市南沙区人民法院于2014年12月25日作出（2014）穗南法知民初字第552号民事判决：驳回原告广州范氏科技有限公司的全部诉讼请求。案件受理费1272元，由原告广州范氏科技有限公司负担。在法定期限内，原、被告均未提起上诉，该民事判决书已发生法律效力。

裁判理由

法院生效裁判认为：本案的争议焦点为：一、原告认为被告不是涉案注册商标的权属人，合同涉嫌欺诈，应属无效的主张是否成立。二、被告是否存在原告主张的违约行为，是否应当赔偿原告的损失。

关于争议焦点一，根据本案现有证据，法院认为，被告的行为不属欺诈，原告认为合同无效的主张不能成立。具体理由如下：

（一）根据《车用气泵销售协议》第五条约定的内容，由被告以书面形式将涉案注册商标授权原告使用，且约定该注册商标只能用于被告提供的产品上，不得移作他用。被告向原告出具书面《授权书》的日期为2013年4月1日，而被告与涉案注册商标的注册人余姚市特浩电器有限公司签订《注册商标转让合同》及《注册商标使用权许可协议》的日期为2013年3月23日，即被告自2013年3月23日已实际取得涉案注册商标独占许可使用权，被告于2013年4月1日授权原告使用涉案注册商标，并明确约定只能使用在被告提供的产品上，该授权并未超出被告取得的独占许可使用权范围。

（二）被告与涉案注册商标的注册人余姚市特浩电器有限公司于同一日内同时签订《注册商标转让合同》及《注册商标使用权许可协议》，被告支付了受让注册商标的对价，余姚市特浩电器有限公司亦将涉案注册商标的注册证原件交给被告持有。从被告与余姚市特浩电器有限公司转让涉案注册商标的行为来看，双方的真实意思表示是将涉案注册商标转让予被告，而被告实际上也已取得涉案注册商标的控制权。由于注册商标的转让需要履行国家规定的核准程序，故被告不能自其签订《注册商标转让合同》后即取得涉案注册商标的所有权，故被告与余姚市特浩电器有限公司同时签订《注册商标使用权许可协议》，根据该协议约定，余姚市特浩电器有限公司不能再使用该注册商标。故被告授权原告在其提供的产品上使用涉案注册商标并不会造成对余姚市特浩电器有限公司权益的侵犯。此外，原告在庭审中亦确认其在销售涉案注册商标的商品过程中，并未因该注册商标的权属问题与第三方产生纠纷，表明原告并未因被告的授权使用行为而受到损失。

综上，被告授权原告在其提供的产品上使用涉案注册商标的行为不构成欺诈，原告主张合同无效的理由不能成立，不予支持。

关于争议焦点二，原告认为被告没有依约履行及时供货的义务，导致原告无法正常销售，接到的订单无法交货。法院认为，根据《车用气泵销售协议》第二条约定的内容，被告向原告提供的货物分为两种情况：1、协议中约定的四款“铺底”车用充气泵，该铺底商品系由被告先行提供给原告进行销售，原告不需先付款，“铺底”货款待该协议期满以后或者终止协议时结清所有货款。2、原告正式向被告订货，需提前十天告知被告准备货源，在特殊情况下可以延长或缩短。货款每批次结清，款到发货。

法院认为，上述协议约定的“铺底”货物是双方发生正式买卖合同关系前先由被告提供给原告试销的产品，原告无需先支付货款，是被告提供给原告销售其“车管家”注册商标商品的一种优惠条件，原告无需支付货款对价即可取得被告提供的铺底货物对外进行销售，待协议期满以后或者终止协议时才结清货款。因此，从权利义务相对等的原则出发，被告对于“铺底”货物的实际交付时间、型号、数量等是可以进行调整的，实际上，被告亦已履行了大部分的“铺底”货物给原告进行销售。原告不能因被告没有完全提供该四款“铺底”货物而主张被告构成根本违约。此外，原告认为因被告没有及时供货，导致其无法正常销售，接到的订单无法交货的主张。因原告并未提交证据证明第三方向原告订货而原告无法履行的事实，亦未提交证据证明原告除了上述“铺底”货物外还有向被告订货的事实，原告该项主张没有事实依据，不予支持。

关于原告主张的货物质量问题，由于原告只提交一份《广州昌记物流有限公司货运单》予以佐证，该货运单记载的内容并不能证明原告的主张，被告亦对此予以否认，原告并未提交其它有效证据证明其主张的因货物质量问题退货的事实，应由原告承担举证不能的法律后果。

综上，原告主张被告严重违反合同约定的理由不能成立，不予支持。关于原告主张的为销售被告的“车管家”注册商标商品所花费的各种经营成本，由于被告并未违反合同约定，原告无权要求被告赔偿，故对原告所主张的经济损失亦不予支持。

案例注解

一、关于商标转让合同效力与商标权权属变动的区分

《商标法》第四十二条规定，转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。据此，借鉴了物权变动的原因及结果的区分原则，商标法将以权利变动为目的的商标转让合同的成立与生效和作为合同标的物的商标权权属变动本身相独立，即商标转让合同效力的审查标准有二：一是合同是否存在无效或可撤销情形，即有无《合同法》第五十二、五十四条规定的情形；二是转让的商标是否为被法院冻结以及办理了质押登记的商标。商标转让合同的成立与生效并不必然导致商标权权属的转移，当且仅当商标转让经核准后公告时，商标权权属才产生变动效力；反之，商标权权属未产生变动效力，不必然导致商标转让合同的无效。本案中，被告与案外人余姚市特浩电器有限公司于2013年3月22日签订商标转让合同，约定自双方签订之日合同生效；2013年4月22日，被告与案外人向商标局提出申请并受理，涉案商标权权属应系商标局核准后公告之日移转至被告。

二、涉案销售协议是否因协议签订时被告未取得涉案商标专用权而无效

2013年3月14日，原被告签订涉案销售协议，约定被告以书面形式将涉案注册商标授权原告使用，且约定该注册商标只能用于被告提供的产品上，不得移作他用；协议自双方签字生效，2013年4月1日起执行销售协议。2013年4月1日，被告向原告出具授权书，此时，被告尚未取得涉案商标的专用权，原告据此主张涉案销售协议因欺诈而无效。首先，被告与案外人余姚市特浩电器有限公司签订商标转让合同，被告支付了对价，案外人将涉案商标的注册证原件交给被告持有。从双方转让涉案商标的行为来看，其真实意思表示是将涉案商标转让给被告，而被告实际上也取得涉案商标的控制权。其次，被告与案外人亦签订商标使用权许可协议，约定被告取得涉案商标独占许可使用权，随后被告授权原告使用涉案商标，并明确约定只能使用在被告提供的产品上，该授权未超出其取得的独占许可使用权范围，亦不会侵犯案外人的合法权益。综合考虑上述事实，法院依法认定被告的行为不构成欺诈，原告认为合同无效的主张不能成立。

 

（一审独任审判员：张志荣）

（编写人：张志荣、佘丽萍）